Femme qui écrit sur un carnet - créer et déposer sa marque

Créer et déposer sa marque, les réflexes juridiques

Chez Wild&Slow nous avons à cœur de créer des marques à la fois fortes émotionnellement et juridiquement.

Le naming relève d’un exercice de sémantique créatif et stratégique dans lequel nous intégrons plusieurs dimensions : l’âme du projet, son univers concurrentiel, la signification et la sonorité à l’international, et enfin, les aspects juridiques. Il y a d’un côté la magie, celle de réussir en quelques syllabes, lettres, signes à nommer une marque tout en lui donnant une personnalité. Et il y a de l’autre la sérénité, qui consiste à créer quelque chose de pérenne et de sécurisant. Créer et déposer sa marque relèvent d’un magnifique défi.

En 2021, il ne faut pas se leurrer, nous vivons dans un monde où les marques ont pris une place immense. En effet, chaque année, 100 000 demandes de dépôt de marques sont enregistrées à l’INPI. Ainsi, qu’on le veuille ou non, le juridique prend une place de plus en plus prégnante dans le processus de création de sa marque et entreprise. À ce titre, il est incroyable de voir à quel point on peut découvrir que nos idées, même les plus créatives, ressemblent à quelque chose de déjà existant. Ainsi, après nos brainstormings internes, et notre pré-sélection, nous éliminons environ 80% de nos bonnes idées car nos pré-recherches juridiques nous indiquent que le risque est trop élevé.

Cela peut sembler désespérant, mais l’habitude de ce contexte nous offre une gymnastique intéressante entre créativité et recherche de singularité au prisme des antériorités juridiques.

Il reste tout de même ces 20% de grâce, qui font la différence, et qui font des noms qui vont rester pendant des années ! Ces 20% forts en émotion et qui sont tellement spécifiques à votre univers de marque que personne n’aurait pu y penser avant.

La base : faire des recherches d’antériorité dès que l’on se met à créer sa marque

C’est notre déontologie de base. En moyenne, dans notre prestation de naming, nous proposons environ 5 noms de marque, ayant toutes fait l’objet de recherches de bonne foi comprenant :

  • Recherches à l’identique dans la base nationale de l’INPI
  • Étude de quelques similitudes dans les limites du raisonnable en phase de création
  • Recherches Google. Même une marque qui n’a pas été déposée peut-être problématique (par exemple elle prend beaucoup de place sur le Web)
  • Exploration et recherche de noms de domaine.
  • 12 ans d’expérience en création de marque et de bons réflexes.

À ce stade, les recherches ne sont pas réalisées par un avocat ou un juriste, mais par un consultant expert, qui défriche le terrain et s’assure que les idées créatives passent les premières épreuves du feu.

La plupart des jeunes marques s’arrêtent à ce stade (parce qu’aller plus loin nécessite quelques heures de conseils juridiques). Et c’est tolérable. Mais dès lors que l’on a de l’ambition, que l’on mise sur une forte croissance, une franchise (où beaucoup repose sur la force de la marque), un dépôt de marque à l’international… Il convient d’avoir des bons réflexes pour être certain que votre dépôt vous protège bien.

Premier réflexe : opter pour une marque distinctive.

Selon le code de la propriété intellectuelle, le signe d’une marque doit être arbitraire. C’est-à-dire créé de toute pièce. En d’autres termes, un mot ou une expression qui permettent de désigner un produit ou un service ne peuvent être déposés en tant que marque. Il vous sera ainsi impossible de commercialiser vos chaussures sous la marque « Chaussure ». Il n’a pas été possible pour Elle & Vire de déposer la marque « Beurre Tendre »…

Quand on y pense, c’est assez normal, la dénomination usuelle des produits doit rester la propriété de tous. Une entreprise ne peut s’approprier l’exclusivité du mot “Vélo”.

Mais quand vous regardez autour de vous, vous vous rendez compte que cela peut parfois passer. En effet, la tentation est forte de faire un dépôt de nom de marque commun, nous en sommes pleinement conscients. Mais dans ces cas-là, il faut vraiment avoir réfléchit en amont à sa stratégie juridique, car votre marque peut être aisément affaiblie.

L’exemple Ventes-privées.com

Prenons Vente-privée.com qui a réussi à déposer sa marque. Cette marque est rapidement devenue très puissante et évocatrice grâce à une très bonne communication, et une proposition de valeur très pertinente. À tel point qu’elle a dépassé le milliard d’euros de chiffre d’affaires. Mais la marque qui repose sur des noms communs a perdu des batailles légitimes face à showroomprive.com du fait de sa descriptivité. La marque Vente-Privée.com a carrément été annulée en décision du TGI en 2013 du fait de sa descriptivité. Elle n’avait dailleurs jamais pu obtenir lenregistrement de la marque équivalente en Union européenne, pour les mêmes raisons. Le changement de nom vers Veepee a permis de gagner en force juridique, en plus de la force émotionnelle et la consonance international de la marque.

De même, lorsque « MEILLEURTAUX.COM. » attaque « MONMEILLEURBANQUIER.COM », sa plainte avait bien peu de poids au vu de la descriptivité du nom de marque Meilleurtaux.

Si votre marque reste assez descriptive, il peut exister toutefois des stratégies de dépôt de marque qui permettent de les rendre plus distinctives.

Second réflexe : ratissez large dans vos recherches d’antériorité

La base de l’INPI, accessible en ligne, ne vous propose une vérification que sur les marques antérieures. Elle ne vous indique pas si une entreprise portant le même nom ou un nom de domaine existe. Or ces éléments peuvent pourtant constituer des antériorités opposables. Un dépôt de marque peut porter atteinte à une dénomination sociale, un nom de domaine ou une appellation dorigine.

Dernier point, la plupart des litiges en droit des marques viennent de marques similaires. C’est la ressemblance qui pose problème ! Or la base de lINPI ne vous donne que les antériorités à lidentique. C’est un premier filtre, mais cela ne suffit pas toujours.

Troisième réflexe : choisissez vos catégories

Un dépôt de marque auprès de l’INPI coûte 210 € et permet de déposer la marque sur 3 classes de produits et services (pour toute classe supplémentaire, il y a un supplément de 42€).

Le choix des bonnes catégories est important car il va déterminer l’étendue de vos recherches d’antériorité et de similitudes, et conditionner votre veille une fois que vous avez créé et déposé votre marque.

 Chez Wild&Slow, nous nous sommes associés à deux cabinets de conseil en propriété industrielle afin d’allier notre créativité et notre savoir-faire d’agence de création de marque à une sécurisation juridique de votre entreprise.

Nous pouvons ainsi établir et quantifier les risques, donner les bons conseils, sécuriser le dépôt de votre marque et mettre en place une surveillance sur les dépôts par des tiers de marques identiques ou ressemblantes à la vôtre afin de s’opposer rapidement.

Un dernier conseil : s'y prendre à l'avance pour assurer vos arrières

À partir du jour du dépôt, il se passe environ trois mois avant que votre marque ne soit sécurisée. En effet, à la suite de votre dépôt, l’INPI :

  • vous adresse un accusé de réception, et publie votre dépôt de marque au BOPI sous 3 semaines environ.
  • les tiers ont ensuite un délai de 2 mois pour former opposition s’ils estiment que votre dépôt de marque va à l’encontre de leurs droits antérieurs.

Ce délai passé, votre marque est enfin enregistrée et publiée au BOPI, et vous recevez sous quelques semaines supplémentaires votre certificat d’enregistrement. Yes !

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